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“PTAB의 특허무효심판 요청 기각은 절차적 이유이지 소송 자체의 문제 아니야”

(출처 : 연합뉴스)

SK이노베이션(이하 SKI)이 "LG와 SK간 배터리 미국 특허소송과 관련한 최근 미국 특허심판원(PTAB)의 결정과 관련해, LG에너지솔루션(이하 LGES)이 결정의 본질적 내용을 왜곡하면서 아전인수식으로 여론을 호도하고 있다"며, "지금이라도 정정당당하고 떳떳하게 소송에 임해달라"는 입장을 밝혔다.

특허소송과 관련한 최근의 결정이란 지난 12일(현지시간) PTAB가 SKI가 제기한 특허 무효심판(IPR) 8건을 기각한 것을 가리킨다. 이에 대해 SKI 측은 “이번 각하 결정은 절차적인 이유에서 나온 것이지 LGES 측의 주장처럼 소송 자체에 문제가 있는 것이 아니”라는 것이다.   

SKI는 통상 원고가 ITC 또는 연방법원에서 특허 침해 소송을 제기하면 피고는 해당 절차에서 특허 무효를 주장하면서 동시에 미국 특허심판원(PTAB)에 특허의 세부 쟁점별로 특허 무효심판(IPR)을 제기해 왔는데, PTAB는 작년 초부터 IPR 결과보다 소송 결과(ITC, 연방법원)가 먼저 나온다고 판단되면 중복 청구를 이유로 IPR의 개시를 각하하는 결정을 하기 시작했다고 설명했다.

특히, 미 특허청장이 2020년 9월 24일 이 같은 결정을 적극적으로 진행할 것을 독려하는 취지의 발표를 하였고, 그 후 PTAB는 ITC 소송에 계류중인 특허에 대한 IPR을 모두 각하하고 있다고 덧붙였다.

따라서 LGES를 상대로 제기한 특허 쟁점 8개에 대한  IPR을 각하한 PTAB의 결정은 소송에 대한 문제가 아니라, 정책에 따른 것일 뿐이라는 것이 SKI의 주장이다.

SKI는 이번 특허무효소송과 관련하여 LGES가 미국 특허청의 정책 변화에 따라 복잡한 미국 소송 절차 중 일부가 진행되지 않는 것을 마치 실체법적으로 자사에 유리한 판단이라고 왜곡하며 호도하고 있다며 이같이 밝혔다. 

SKI는 오히려 PTAB가 절차적인 이유로 특허무효심판 조사개시 요청을 각하하면서도, 본질 쟁점에 대해 LGES 특허의 무효 가능성을 언급하고 있다고 밝혔다. 

▲“신청인(SKI)은 문서화된 자료에 근거한 합리적인 주장을 제기했다. 따라서 신청인의 특허무효 주장에 강한 신빙성이 있다.” (출처 : SKI)

▲“그래서, SKI(신청인)이 특허무효에 관한 강한 근거를 제시했다.” (출처 : SKI)

SKI는 "PTAB는 IPR을 각하하면서 그 결정 이유에 '특허의 무효성과 관련해서는 SKI가 제기한 8건 중 6건에 대해 SKI가 합리적인 무효가능성을 제시했다고 판단'했고, 특히, ‘517 특허에 대해서는 강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시했다"고 강조했다. 

이와 관련 SKI는 이번 판결은 ITC에서 진행 중인 특허소송과는 별개라며 현재 진행중인 ITC 절차에서 LGES의 특허가 무효임을 다투는 절차는 예정대로 진행되고 있다고 덧붙였다.

SKI는 “이번 각하 결정은 PTAB가 ITC에게 특허 무효성에 대한 시각을 제공한 것이라 할 수 있다"며, SKI는 이 같은 PTAB 시각을 참고해 ITC 절차에서 LGES 특허무효를 다투어 갈 것이며, ITC가 더욱 신중하게 그 무효성 여부를 심사할 것으로 기대한다고 밝혔다.

한편, PTAB가 절차 중복을 이유로 조사개시 각하 결정을 내리는 것에 대해 미국 내에서도 권한 남용이며 법적 근거가 부족하다는 비판이 제기되고 있고, 이미 애플과 구글 같은 기업들도 이와 같은 결정의 부당성을 주장한 소송 진행의 경험이 있다고 설명했다.

SKI 측은 "LGES가 이번 소송전에서 이같은 절차적 차이를 잘 알면서도 이를 무시한채 LGES의 IPR만이 받아들여진 것이 특허 무효성에 관한 다툼에서 LGES가 우위를 점한 것처럼 왜곡하고 있다"며 "LGES가 심지어 실명조차 없이 출처 불분명의 '업계 전문가들'까지 동원하며 'SKI의 특허 소송전략에 차질이 생겼다'는 등의 사실과는 전혀 다른 주장을 하고 있는데, 이는 전형적인 여론 왜곡"이라고 강조했다.

임수길 SKI 밸류크리에이션센터장은 "미 정부 정책 변경이 사건의 실체 판단에 근본적인 변화를 가져 오지는 않을 것"이라며, "오히려 PTAB가 결정 이유에서 명시한 무효 가능성에 대한 언급이 ITC 절차에서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이라 생각하며, 지금까지 그랬던 것처럼 향후 절차에도 정정당당하게 임할 것"이라고 밝혔다.